机遇 | 一场关于美标“异常”的“自救”研讨会

麦德通

在12月15日，“国家知识产权局国际合作司”，“广东省市场监督管理局”联合“美国律师CNIPA联络委员会”在广州举办了中美商标法律与实践研讨会，会议针对“在美申请商标被批量无效”、“在美申请商标存在的困难”，“美国专利商标局出台商标现代化法案”等内容进行探讨。麦德通代表与国内外机构代表共同出席了此次研讨会。

随着近年来商标申请量激增，研讨会中美国律师提到：针对于2019-2021年商标增长暴增，USPTO认为是由于政府补贴高于商标申请成本，部分企业用来牟利因素导致中国申请人申请美国商标数量激增的原因。

但中方代表经过跟USPTO交涉后，更正了这一非市场因素为：疫情期间跨境电商的迅猛发展，中国企业对美标的注册需求膨胀导致美标申请量激增。

（研讨会现场拍摄，PPT内容源自美国律师CNIPA联络委员会）

研讨会中所讨论的美国商标现代化法案的主要程序：

① 删除程序 Expungement （可由官方或第三方提出）：

• 针对已注册3-10年的商标内提出
• 针对已注册商标从未在美国真实使用
• 针对以“已使用申请”或“意向申请”（section 1），“本国申请”或”本国注册” （section 44），以及“马德里商标指定美国阶段”（section 66）为基底注册的美国商标
  

② 重审程序 Reexamination (可由官方或第三方提出）：

• 针对已注册5年以内的商标提出
• 针对以 “已使用申请”和“意向申请”（section 1）为基底递交注册的美国商标
  

③Third-party submissions during examination (Letter of Protest)

此程序相当于在商标审查过程中，第三方向USPTO提交意见书。

④ New non-use cancellation ground before Trademark Trial and Appel Board

针对公告中的“已使用申请”商标和已注册商标，第三方可基于“以不使用为撤销理由“向商标审判和上诉委员会提出异议或撤销。

（研讨会现场拍摄，PPT内容源自美国律师CNIPA联络委员会）

一旦由官方提出而非第三方提出“删除程序（Expungement）”或“重审程序（Reexamination）”，商标被撤销的概率为100%，以下是官方数据：

（图源：USPTO）

如：今年8月份USPTO针对使用证据源自“使用证据农场”（Specimen Farm）的美标案件重新审查，针对一批已注册但使用证据作假的美标进行重审。

详情见之前的公众号推文：（https://mp.weixin.qq.com/s/OQI3jK0tpbPjl6Ly-1siig）。

（图源：USPTO）

大多遭到USPTO“重新审查”的美标，未在官方规定的3个月期限内给出合理的陈述及相关证明材料，目前商标已被撤销注册，商标状态显示为已失效。

（图源：USPTO）

针对注册后的审查程序（Audit Program），有两种情况有一定机率触发：

• 宣誓阶段，已注册的一标一类美标，有4个或者4个以上的商品/服务项，存在一定被抽查使用证据的可能。
• 宣誓阶段，已注册的一标多类美标，且每个类别都有2个或2个以上的商品/服务项，存在一定被抽查使用证据的可能。
  

另外，鉴于USPTO内部有专门的智能软件识别PS的使用证据，申请人提供使用证据时，建议提供真实印制的产品实拍图和真实的订单截图。

经过此次研讨会，麦麦建议“已使用”注册的美标务必提供真实有效的使用证据。如卖家前期无真实的使用证据，申请美标时可以考虑按“意向申请”、“本国申请”、“本国注册”、或马德里体系指定美国的方式递交美国商标。

除此之外，如果在亚马逊等品牌有品牌备案需求，不建议按马德里途径注册，因马德里指定美国阶段还需要单独再指定美国律师才能收取备案验证码，可考虑按“意向申请”，如果中国申请人有已注册的同名中国商标，可考虑按“本国注册”基底注册美标。

当通过马德里体系或“本国注册”基底递交美国商标时，建议贴合主营范围挑选美标的商品/服务项，避免后续的TMA程序。